前不久，筆者在服務某擬科創板上市企業過程中，發現該企業的某個專利是一名員工從原單位離職后一年內作出的發明，于是向企業提示該專利可能被認為是該員工原單位的職務發明，亦即存在專利權權屬風險。

就目前的科創板IPO實踐，職務發明問題確實屬于科創板IPO過程中高發的知識產權風險之一，且該風險很可能引發重大權屬糾紛，甚至使企業失去專利權，進而被監管部門和投資者質疑企業獨立研發能力與持續經營能力。

本文先通過整理相關的法律法規以及相關案例，進行簡要分析后總結經驗，最后試提出預防、應對風險的策略。

(一) 科創板IPO有關規則與理解

理解：對于擬科創板IPO企業而言，具有持續經營能力是基本要求，而其標準之一便在于“不具有重大不利影響的事項”，其中具體表現為核心技術（重大技術）不存在權屬風險，而職務發明的構成與否關乎到專利技術是否歸屬發明人離職前所在單位。因此監管部門通常會問詢“說明專利及其他核心技術的來源，是否涉及前期公司的職務發明”等問題。

(二) 職務發明構成要件的有關規則與理解

理解：《專利法實施細則》將退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造（以下簡稱“離職后一年內作出的發明創造”）歸為“執行本單位任務”的一種情形，其真正的立法考量在于：在市場上有許多技術人員在即將完成具有重大經濟價值的發明創造之時，以此為談判籌碼跳槽到其他單位，從而尋求更高待遇，目標企業為了獲取這部分利益也樂于以高薪聘請，這在本質上是損害了原單位的合法利益，職務發明制度作為平衡原單位、離職者與新單位之間利益的制度便作出了回應與規制。

該條難以理解為一般意義上的“執行本單位任務”，而是屬于一種法律擬制，因此實務中很多企業便可能存在獲知與理解法律的偏差，故梳理該條在立法與司法中的適用情況便具有了較大的現實必要性。

理解與適用“離職后一年內作出的發明創造”需要準確把握三點，即“離職”、“作出”以及“與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關”。

首先，對“離職”應當作廣義的理解，包括退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止。《專利法實施細則》在2010年作出修改時對于“離職”概念進行了更新；原規定中“退職、退休或者調動工作后1年內作出的”，退職并非法律概念，調動工作也不能確切反映是在原單位內部的崗位調動，還是調離了原單位。^[注1]后增加的“勞動、人事關系終止”在勞動法上包括了勞動合同期限屆滿、勞動關系雙方約定的終止條件出現、勞動合同依法或協商解除等多種情形，具體包括了退休、辭職、用人單位解除等多種情形。

其次，“作出”應先作文義解釋，即“創作出”；在無法證明創作時間時，適用“申請日”。有學者認為，實踐中經常出現如何判斷發明創造完成時間的困難，如果雙方都不能證明該專利申請內容完成的時間，就只有將專利申請日視為完成日。^[注2]在實踐中，也存在以“申請日”作為“作出”時間點的做法。^[注3]

最后，實務中對“與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關”的理解爭議最大，對此司法實踐中通常按照如下標準判斷：第一，本職工作應當理解為作為日常工作內容的研究開發活動，例如負責經營關系的人員本職工作不包括產品設計。^[注4]實踐中出現過麻醉師與醫療器械發明的相關爭議，有專家認為麻醉師本職工作是在病人做手術前用現有藥物和器械為患者實施麻醉，醫院從未對原告下達過發明該項專利的科研任務，因此案件中的發明創造不屬于職務發明。^[注5]第二，對相關度應當從發明人的專業知識背景、技術研發能力、^[注6]專利與離職員工在原單位從事的工作是否屬于同一技術領域、解決技術問題是否相同^[注7]等因素綜合考慮。有法院認為“與……相關”的表述其實是擴大了“本職工作”與“交付任務”的內涵，因此在適用時需要謹慎考量，否則不利于調動技術人員發明創造的積極性。^[注8]

(一) 相關司法案例

【案號】最高人民法院（2019）最高法知民終799號

【裁判要旨】確認員工離職后一年所作出的發明創造是否為職務發明創造應同時滿足以下條件：

一是作出發明創造的發明人曾是主張權利的原單位員工；

二是該員工對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻；

三是發明創造是員工離職后一年內作出的；

四是發明創造的內容與該員工在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關。

(二) 相關問詢案例

【發行人】蘇州XR合金工具股份有限公司

【問詢】上述 4 項專利是否為與LN在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造，LN是否違反相關保密義務，認定發行人知識產權不涉及相關人員原任職單位職務發明的依據是否充分。

【答復】根據LN出具的補充說明：本人于 2015 年 8 月至 2017 年 2 月期間，任JZ石油機械有限公司潛江制造廠（以下簡稱“JZ潛江制造廠”）技術處經理，主要負責JZ潛江制造廠技術管理工作。JZ潛江制造廠是油用牙輪鉆頭的制造基地，本人在JZ潛江制造廠的主要工作為油用牙輪鉆頭的產品設計和技術管理工作。本人入職XR股份后于 2017 年作為發明人之一參與申請四項實用新型專利，其中三項為工藝研究和工藝設計開發，為本人利用專業基礎知識參與XR股份技術團隊的創新開發；還有一項為產品設計，本人在原任職單位從未參與過此類產品的研發，同時本人自原任職單位離職后，未將任職期間所了解知悉的保密信息對外泄露。

上述 4 項專利均為發行人在歷年的研發、生產過程中積累的工藝技術或產品設計經驗，由發行人確定專利申請方向、提供技術資源和物質條件、組織研發團隊、安排研發任務，并在發行人內部進行項目立項，發行人根據研發人員參與情況和實際貢獻確定專利發明人。LN入職發行人后，LN利用自身專業基礎知識，根據發行人分配的任務參與上述研發項目，因此LN僅為多名發明人之一，前述專利不涉及LN在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務，上述 4 項專利均屬于LN在發行人的職務發明。

根據JZ石油機械有限公司出具的證明函，本單位與新銳股份之間不存在利用對方在職或離職工作人員職務發明而形成專利技術的情況，各方之間不存在任何知識產權糾紛或潛在糾紛。

【評價】1. 發行人可以通過原單位的證明函證明不存在職務發明糾紛；2. 發行人可以通過充分披露專利的研發歷程、發行人提供的物質技術條件、發明人利用自身專業基礎知識作出何種貢獻，來證明相關專利不存在職務發明糾紛。

【發行人】上海HY醫藥股份有限公司

【問詢】關于核心技術人員是否附帶職務發明、專利的核查情況。

【答復】根據本所律師與LG的訪談，LG原任職單位主要從事仿制藥規?；a，與其在發行人所主要負責的原料藥中間體合成技術研發和改進項目存在較大區別。上述實用新型專利系針對的實驗室設備的改進方案，該專利與其原單位工作和分配任務不存在關聯。

本所認為，發行人核心技術人員作為發明人所申請的專利不存在《專利法實施細則》規定的應當認定為原單位職務發明的情形，該等核心技術人員在發行人處任職均未附帶前公司職務發明、專利。發行人目前形成的專利技術主要來源于發行人核心研發團隊大量的自主研發投入和持續的研究開發，并通過不斷改進和創新積累而成。發行人目前所取得的專利均為發行人研發團隊為執行發行人安排任務，利用發行人的物質和技術條件進行研發而形成，相關專利的發明人均為發行人或其子公司員工，并由發行人或其子公司作為專利的申請人取得專利授權。

【評價】發行人可以通過詳細對比技術人員原任職單位與現單位工作任務的差異證明發明創造與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務無關。

【發行人】南京ML光學科技股份有限公司

【問詢】ZW、YMQ入職發行人是否違反競業禁止約定，入職發行人后申請的相關專利是否為其前期任職公司的職務發明。

【答復】根據ZW的說明，其在HW 2012Lab 美國西雅圖研究所任職于硬件工程與產品開發工程部，負責對不同光學原理的 AR 眼鏡的方案設計和 AR/VR 的前瞻性研究。根據YMQ的說明，其在HW技術有限公司任職于硬件工程與產品開發管理部，主要從事 AR/VR 眼鏡的光學方案設計開發。ZW、YMQ入職發行人后作為發明人申請的相關專利中，ZW作為前述 1-6 項發明人之一參與專利申請，主要系作為研發管理人員為相關專利提供理論指導，且其參與的相關專利項目與原單位所處應用領域差異顯著；YMQ作為前述 1-2 項發明人之一參與專利申請，主要系為基因測序裝置提供光學棱鏡設計指導，其參與的相關專利項目與原單位所處應用領域差異顯著。據此，兩人在前期任職公司的工作內容范圍與上述專利使用的技術無關，屬于相互獨立的應用領域。

因此，ZW、YMQ入職發行人后申請的相關專利系利用ML光學的物質技術條件、研發資源所完成的發明創造，并基于ML光學自有技術進行申請，與其在前期任職公司承擔的本職工作或者前期任職公司分配的任務無關，未涉及其在前期任職公司的職務發明，不存在其自前期任職公司離職后一年內，作出其在前期任職公司承擔的本職工作或者前期任職公司分配的任務有關的發明創造，與其前期任職單位不存在任何糾紛或潛在糾紛。

【評價】1. 發行人可以通過對比專利技術內容與原單位的本職工作或任務內容的具體應用領域來證明專利技術內容與前單位的任務或工作無關；2. 發行人可以通過證明員工系基于現單位自有技術進行申請，來證明專利技術內容與前單位的任務或工作無關。

綜上而言，為了預防與應對“離職后一年內作出的發明創造”所可能引發的職務發明權屬風險，筆者從IPO前企業應當采取的風險預防措施以及IPO過程中企業應當積極采取的主動應對措施兩方面，對（擬）科創板IPO的企業提出建議，以供參考。

(一) IPO前

1. 核實和督促技術人員留存相關證據

企業在接受或者引進新技術人員時，尤其是可能帶來具有巨大經濟價值的發明創造的技術人員時，應當留存判斷“離職”時間點的證據，例如離職的相關協議或者證明。除此之外，為了證明員工在新單位與原單位的工作內容不相關，應當督促技術人員留存證明原單位工作內容的證據，包括與原單位的勞動合同、入職通知、崗位說明書等。

2. 要求技術開發人員及時記錄發明創造進展

“作出”的時間點即“離職后一年”的結算點，在現實中容易出現難以證明的情形。擬進行科創板IPO的企業應當在企業管理制度中提前做出準備，從而防止在問詢過程中缺少證明的材料而不能作出準確有據的論述。具體應當在對技術開發人員的管理制度中要求技術開發人員及時記錄發明創造進展，尤其是發明創造完成的時間點。

3. 為新引進的技術開發人員設置“知識老化期”

該制度是指在以一年為限的“知識老化期”內，讓相關引進人員充分學習與適應本單位的相關制度與環境，并且暫停其與原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的研發工作，以防止技術開發人員在離職后一年內作出與原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造，產生相關發明創造的專利權歸屬于原單位的風險。

4. 重點關注發明創造完成的時間以及申請專利的時間

若是技術開發人員可能根據與原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的工作經驗作出了相關發明創造，企業應當重點關注該發明創造完成的時間以及申請專利的時間，避免產生關于職務發明的糾紛。

(二) IPO中

1. 主動核查是否確實存在可能構成原單位職務發明的情況并做好風險預案

IPO申報文件準備過程中，應當先積極核查發明人自原單位離職的時間、相應發明創造作出時間、發明創造申請專利的時間、發明人原單位工作內容等問題，排查確認是否存在構成原單位職務發明的風險。對于確有風險的，則及早做好應對的預案。

2. 及時、準確地答復監管部門問詢

就審核過程中可能被問及的離職后一年內作出的發明創造權屬問題，發行人在問詢答復中，可以從以下方面進行回復：

(1) 發明人是否為原單位的員工；

(2) 發明人是否對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻；

(3) 發明創造的作出時間，是否是在發明人離職后一年內作出的；

(4) 發明創作是否與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關，具體包括：①通過充分披露專利的研發歷程、發行人提供的物質技術條件、發明人利用自身專業基礎知識作出何種貢獻（可參考前述蘇州XR合金工具股份有限公司的案例）；②或者通過對比技術人員原任職單位與現單位工作任務的差異（可參考前述上海HY醫藥股份有限公司的案例）；③或者通過提供原單位的證明函（可參考前述蘇州XR合金工具股份有限公司的案例）等方式以證明與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務無關。

3. 積極應對專利權權屬訴訟

如一旦遭遇專利權權屬訴訟，企業應及時采取應對措施，積極地進行舉證與抗辯。如果應對得當，非但可以轉危為安，甚至可以展現企業的研發能力與核心技術優勢，提升企業聲譽。

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